Il rischio di decettività, anche sopravvenuta nei marchi, consiste nella possibilità che un marchio, pur lecito al momento della registrazione, diventi successivamente ingannevole per il consumatore riguardo alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto o servizio. Infatti, un marchio è considerato decettivo (o ingannevole) quando fa credere al pubblico caratteristiche che il prodotto in realtà non possiede, rendendolo nullo o decaduto dalla registrazione, perché contrario alla legge.

Questo rischio riguarda in particolare i marchi geografici (che evocano un luogo) e i marchi patronimici (basati su nomi di persone o famiglie).

In particolare, i marchi che evocano una provenienza geografica o il nome di persona fisica o di una famiglia (patronimici) sono esposti ad un rischio di ingannevolezza per il pubblico di riferimento in caso di discontinuità imprenditoriale, cessione del marchio o ancora uso non coerente con le aspettative e caratteristiche evocate. La giurisprudenza dell'Unione Europea ha precisato che la decettività deriva non solo da un inganno effettivo (art. 7(1)(g) RMUE) per cui se ne vieta la registrazione, ma anche da un rischio potenziale, sufficiente a giustificare la decadenza del marchio ai sensi dell'art. 58(1)(c) RMUE.

In particolare, con riferimento alla decettività geografica, raccomandiamo di considerare quanto segue:

1. accertare se il pubblico percepisce il marchio come indicativo di un luogo geografico, se possa ritenere che i prodotti provengono da tale luogo o abbiano un qualche collegamento.
2. successivamente dev'essere accertato se vi sia una discrepanza tra il luogo e le caratteristiche evocate e l'origine effettiva dei prodotti. Questo considerando anche il fatto che l'apparente neutralità del marchio rispetto ai beni o servizi rivendicati può nascondere un rischio di decettività, ad esempio quando il segno richiama un luogo noto per una specifica produzione;
3. sul punto precedente, sono stati individuati due approcci interpretativi distinti che nel tempo si sono sostanzialmente succeduti nella loro prevalenza nella giurisprudenza europea:
4. il primo afferma che il marchio non può essere considerato ingannevole se esiste la possibilità concreta di utilizzarlo in modo conforme, ossia per prodotti effettivamente originari del luogo evocato;
5. il secondo più restrittivo ed attuale afferma che in assenza di una limitazione espressa circa la provenienza dei prodotti, il marchio godrebbe di protezione anche per beni non originari del luogo evocato, con conseguente rischio di inganno per il pubblico. In tale ottica, la mera possibilità di un uso conforme non è sufficiente a escludere la decettività.
6. riassuntivamente si richiamano due casi:
1. HUDSON (19/03/2018, R 173/2017-5) si è affermato che il nome del fiume non evocava alcun elemento collegabile all'abbigliamento per il pubblico europeo;
2. POLONEZ (22/11/2022, R 1069/2022-4) nel quale la richiedente ha chiesto di escludere i prodotti di origine polacca delle classi 29-32 al fine di superare un rifiuto a motivo del carattere descrittivo dovuto al significato del marchio in rumeno (“della Polonia”). La Commissione di ricorso ha ritenuto che, se la limitazione fosse stata accettata, essa avrebbe reso il marchio ingannevole. Questa decisione chiarisce che anche la protezione giuridica estesa a prodotti non coerenti con l'origine evocata può generare decettività.

Quanto sopra impone una fase di studio strategico prima del deposito del marchio, approfondito e valutato in una prospettiva temporale di medio e lungo termine in cui il marchio deve mantenere un legame certo col territorio che richiama e con le aspettative che detto territori trasmette al pubblico di riferimento.

Con riferimento alla decettività patronimica bisogna considerare quanto segue:

I marchi costituiti da nomi di persona o di famiglia sono soggetti a decettività se il pubblico presume erroneamente una continuità imprenditoriale o creativa non più esistente, ad esempio quando l'azienda - spesso familiare - viene acquistata da altre entità come quelle finanziarie.

Sintetizza in modo completo questa eventualità il caso di Elizabeth Emanuel (C-259/04) conseguente alla cessione, da parte dello stilista, del suo marchio. La Corte UE stabilì che:

1. non è necessario l'inganno effettivo;
2. è sufficiente il rischio che il pubblico creda che la stilista sia ancora coinvolta;
3. la decettività non si configura se l'avviamento è stato ceduto con il marchio.

L'avviamento infatti è l'elemento che garantisce una continuità con la famiglia/cognome che è assunto marchio e che al pubblico di riferimento evoca valori o aspettative non altrimenti percepibili.

Conclusioni

Sia in fase di registrazione che di acquisizione è quindi opportuno effettuare un attento studio (inclusa una chiara pianificazione quantomeno di medio termine) che garantisca un legame effettivo e duraturo con il territorio e/o con nomi di persona, o famiglie che lo compongono.

Questo assunto non vale solo per la validità del marchio per sé ma anche quando il marchio viene valutato per valorizzare il suo valore economico, oppure durante le fasi di due diligence o anche di trascrizione.

Altra considerazione che dev'essere fatta è relativa alla non staticità sottesa all'uso del marchio, in quanto bene che può essere soggetto ad usi almeno parzialmente differenti.

È consigliabile periodicamente monitorare l'evoluzione semantica del marchio, aggiornare o modificare le policy comunicative al fine di evitare la sua decettività.