Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ha recentemente emesso una decisione di grande rilievo nel caso UPC_CFI_239/2023, chiarendo in modo significativo l'applicazione della dottrina degli equivalenti nei casi di contraffazione brevettuale. Emessa dalla Sezione Locale de L'Aia il 22 novembre 2024, la decisione non solo ha confermato la validità del Brevetto Europeo n. EP2137782, ma ha anche rilevato una violazione basata sull'equivalenza, stabilendo un precedente per i futuri casi nell'ambito del nuovo sistema TUB.

Un approccio in due fasi alla contraffazione brevettuale

La metodologia generale per valutare la contraffazione brevettuale prevede un processo in due fasi:

1. Violazione letterale: il Tribunale Unificato dei Brevetti valuta innanzitutto se tutte le caratteristiche rivendicate da un brevetto siano implementate in modo diretto e letterale nel prodotto o processo presuntivamente contraffattore.

2. Violazione per equivalenza: se non viene stabilita una violazione letterale, il Tribunale Unificato dei Brevetti considera se variazioni nel prodotto o processo accusato raggiungano comunque lo stesso risultato in modo sostanzialmente analogo, violando così per equivalenza.

Questo approccio è in linea con l'Art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e il relativo Protocollo, garantendo un equilibrio tra una robusta protezione per i titolari di brevetti e una certezza giuridica per le terze parti. Sebbene la dottrina degli equivalenti non sia esplicitamente prevista dagli articoli e dalle regole dell'UPC, è un concetto familiare in molte giurisdizioni europee. Il TUB ha ora fornito la propria interpretazione di questa fondamentale dottrina.

Il caso in esame: Plant-e vs. Bioo (Arkyne Technologies)

La controversia riguardava un metodo per convertire l'energia luminosa in energia elettrica utilizzando una cella a combustibile microbica basata sulle piante (Plant-Microbial Fuel Cell, P-MFC). Il metodo brevettato da Plant-e, rivendicato in EP2137782, prevede l'integrazione di piante vive come fonte continua di materiale organico nelle celle a combustibile microbiche. L'asserito contraffattore, Bioo, ha commercializzato una tecnologia simile, sostenendo però che il suo prodotto non implementasse letteralmente tutte le caratteristiche rivendicate dal brevetto.

Il TUB non ha riscontrato una violazione letterale, ma ha determinato che la tecnologia di Bioo violasse il brevetto per equivalenza. In particolare, la variazione di Bioo soddisfaceva la funzionalità fondamentale dell'invenzione brevettata – l'utilizzo di piante vive per generare energia – soddisfacendo così i quattro criteri per l'equivalenza.

Elementi chiave della dottrina degli equivalenti

In questo caso, il Tribunale Unificato dei Brevetti ha articolato un quadro chiaro per l'equivalenza, ponendo quattro domande chiave:

1. Equivalenza tecnica: la variazione risolve lo stesso problema e svolge la stessa funzione dell'invenzione brevettata?
2. Protezione equa: l'estensione della protezione alla variazione equivalente è proporzionata ai diritti del titolare del brevetto?
3. Certezza giuridica: una persona esperta del settore comprenderebbe dal brevetto che l'ambito dell'invenzione si estende oltre il significato letterale delle rivendicazioni, fornendo un'interpretazione più ampia della protezione dell'invenzione?
4. Novità e attività inventiva: il prodotto o processo presuntivamente contraffattore è esso stesso nuovo e inventivo rispetto allo stato dell'arte?

Sebbene i punti 1 e 4 si concentrino su aspetti tecnici, i punti 2 e 3 introducono un livello di soggettività che potrebbe generare notevole incertezza. Il punto 2, che valuta la "protezione equa," e il punto 3, che esamina la "certezza giuridica ragionevole," sono intrinsecamente soggettivi e potrebbero variare significativamente a seconda del contesto e della prospettiva del decisore.

Il punto 4, relativo alla novità e all'attività inventiva, sebbene anch'esso in parte soggettivo, potrebbe essere reso più oggettivo attraverso misure proattive. Alla luce di tale specifico aspetto, le aziende dovrebbero prevedere e implementare strategie difensive in anticipo, ad esempio depositando domande di brevetto con rivendicazioni che coprano letteralmente il prodotto destinato all'ingresso sul mercato. Queste domande dovrebbero essere esaminate e oggetto di ricerca da parte di un'autorità terza, come l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o un'autorità equivalente. I risultati di tali ricerche potrebbero costituire una base solida per affrontare in modo oggettivo il punto 4, fornendo chiarezza sulla novità e sull'attività inventiva del prodotto rispetto allo stato dell'arte.

Implicazioni per la giurisprudenza del TUB

Questa decisione sottolinea l'impegno del TUB per armonizzare il diritto brevettuale in Europa, traendo spunto da precedenti consolidati a livello nazionale. Fornendo una chiara definizione dei fattori per valutare l'equivalenza, il TUB offre chiarezza alle parti interessate nel nuovo sistema.

Principali spunti per i titolari di brevetti e i professionisti:

• Redazione strategica delle rivendicazioni e della descrizione: garantire che le rivendicazioni e la descrizione siano sufficientemente robuste per catturare variazioni prevedibili.
• Preparazione al contenzioso: Essere pronti a discutere sia la violazione letterale che quella basata sull'equivalenza.
• Rischi per le terze parti: gli innovatori dovrebbero valutare l'esposizione potenziale alle rivendicazioni di equivalenza durante lo sviluppo dei prodotti e considerare la possibilità di presentare una domanda di brevetto per attivare un rapporto di ricerca dall'EPO o da un istituto simile all'EPO.

Un precedente in azione

Questa sentenza stabilisce un precedente importante, in particolare per le industrie che si basano su innovazioni incrementali, come le scienze della vita, l'energia e le telecomunicazioni. L'approccio strutturato del TUB all'equivalenza offre una guida preziosa, garantendo una protezione più ampia ai titolari di brevetti, tutelando al contempo gli interessi delle terze parti.

Conclusione

La decisione del TUB nel caso UPC_CFI_239/2023 rappresenta un momento cruciale per il diritto brevettuale europeo. Essa esemplifica il ruolo deI Tribunale Unificato dei Brevetti nel definire un quadro equilibrato e prevedibile per valutare la contraffazione brevettuale secondo la dottrina degli equivalenti. In particolare, le aziende dovrebbero iniziare a implementare politiche in anticipo per affrontare il punto 4 del test di equivalenza nel modo più oggettivo possibile. Ciò include l'esecuzione di ricerche brevettuali presso istituzioni terze, come l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o autorità analoghe, sulla base di domande di brevetto depositate. Tali ricerche forniscono una valutazione indipendente della novità e dell'attività inventiva, dotando le aziende di difese solide e strategie più chiare per mitigare i rischi di rivendicazioni di contraffazione.

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